Uno dei motivi più comuni per cui una domanda di marchio può essere rifiutata nel registro principale del brevetto degli Stati Uniti & Trademark Office (USPTO) è perché il marchio non è intrinsecamente distintivo e manca di carattere distintivo acquisito o di significato secondario. Il carattere distintivo acquisito e il significato secondario sono spesso usati in modo intercambiabile e saranno usati in modo intercambiabile ai fini di questa discussione. Il registro principale dell’Ufficio marchi degli Stati Uniti è riservato ai marchi che sono intrinsecamente distintivi o hanno acquisito carattere distintivo. I marchi che sono meramente descrittivi dei prodotti o dei servizi e privi di carattere distintivo acquisito o non intrinsecamente distintivi saranno registrati solo nel Registro supplementare. Per ulteriori informazioni sui vantaggi dei diversi registri dei marchi, consultare la nostra pagina web intitolata Deposito del marchio sul registro principale e il registro supplementare. Tuttavia, se il carattere distintivo acquisito è dimostrato, può essere registrato ai sensi del §2 (f) del Trademark Act, 15 U. S. C.§1052(f).
Un termine che è descrittivo può acquisire straordinario significato unico attraverso l’utilizzo del proprietario del marchio. Se ciò si verifica, il pubblico interessato assocerà il marchio a una particolare fonte, produttore o produttore. Esistono tre tipi generali di prove che il proprietario di un marchio può presentare all’Ufficio marchi per dimostrare che un marchio ha acquisito carattere distintivo. Queste categorie includono registrazioni precedenti come prova di carattere distintivo, cinque anni di utilizzo del marchio in commercio come prova di carattere distintivo e prove effettive di carattere distintivo.
Registrazioni precedenti
Un richiedente marchio può offrire la prova del carattere distintivo attraverso la proprietà di una o più registrazioni precedenti dello stesso marchio sul Registro principale. Tuttavia, l’USPTO può richiedere ulteriori prove di carattere distintivo. Ad esempio, se la registrazione preventiva ha dovuto negare il termine per il quale il richiedente sta ora tentando di mostrare carattere distintivo, la registrazione preventiva non sarà accettata come prova prima facie di carattere distintivo. Piccole o minori deviazioni nei marchi possono essere accettabili, ma i marchi devono essere trovati come “equivalenti legali”. Il passo successivo consiste nel determinare se i beni o i servizi identificati nell’applicazione sono abbastanza simili ai beni o ai servizi indicati nella registrazione precedente. Infine, la registrazione preventiva deve essere in pieno vigore e non scaduta o annullata.
Cinque anni di utilizzo
Questa pretesa di cinque anni di utilizzo del marchio deve essere sostanzialmente esclusiva e uso continuo. Se i consumatori si trovano di fronte a più utenti indipendenti dello stesso marchio, non prevarrà una rivendicazione di distintività acquisita. Più utenti di terze parti, anche se gli utenti junior, avrà un impatto negativo la determinazione di un esaminatore di accettare la pretesa di una parte di carattere distintivo. Il periodo di cinque anni può iniziare prima del deposito della domanda di marchio e durare fino alla data in cui viene presentata la richiesta. Se il marchio è altamente descrittivo, l’onere è più pesante per dimostrare il significato secondario. Ad esempio, la maggior parte dei cognomi può presentare la dichiarazione di utilizzo di cinque anni e questo sarà sufficiente per dimostrare un significato secondario. Ma se il marchio è costituito da semplici ornamenti, colore generale di un prodotto, o forme contenitore di prodotto non distinguibili, prove di cinque anni di utilizzo non è sufficiente per mostrare distintivo acquisito.
Prove effettive
Le prove effettive del carattere distintivo acquisito possono assumere la forma di dichiarazioni giurate, dichiarazioni (ai sensi del 37 C. F. R. §2.20), deposizioni o altri tipi di prove. L’obiettivo è dimostrare la portata, la durata e la natura dell’uso del marchio. Esempi di prove di includere una dichiarazione giurata da un senior marketing rappresentante attestante le spese pubblicitarie, una dichiarazione di un dipendente di un’azienda dichiarando la durata di anni il marchio è stato utilizzato con i prodotti o servizi e le modalità di pubblicità o di una deposizione del presidente della società di supporto per l’alta cifre di vendita con sostanzialmente esclusivo e uso continuo. Altre prove persuasive includono dichiarazioni giurate o dichiarazioni che rivendicano il riconoscimento da parte dei consumatori del marchio come indicatore di origine, prove di indagine, studi di reazione dei consumatori e ricerche di mercato.
Determinare se sarai in grado di affermare con successo che il tuo marchio ha acquisito carattere distintivo o significato secondario non è sempre facile. Tenete a mente che il significato primario del marchio nella mente dei consumatori, deve essere la fonte dei beni o servizi. Gli avvocati del marchio di New York presso il nostro studio saranno lieti di aiutarvi a valutare se l’uso del vostro marchio ha portato a carattere distintivo acquisito.